目錄   第一章  總則 第二章  專利非訴訟法律業務 第三章  專利民事訴訟法律業務 第四章  與行政機關有關的專利法律業務 第一節專利行政調解及查處 第二節專利行政訴訟法律業務 第三節專利海關備案及保護法律業務 第五章         專利海關備案及保護法律業務 第六章         附則   第一章總則 第一條  為了指導律師從事專利法律服務業務，減少執業風險，特制定本操作指引。 第二條  本指上所稱的專利法律服務業務，主要包括：各類專利申請，專利復審、無效，專利侵權判定，專利轉讓和專利許可等方面的非訴訟業務及訴訟業務。 第三條  專利業條有關的法律、法規及相關規定主要有： （一）《中華人民共和國民法通則》 （二）《最高人民法院關于貫徹執行<民法通則>若干問題的意見》 （三）《中華人民共和國刑法》 （四）《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 （五）《中華人民共和國專利法》 （六）《中華人民共和國專利法實施條例》 （七）《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》 （八）《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行適用法律問題的若干規定》 （九）《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 （十）《專利審查指南》 （十一）《最高人民法院關于專利法、商標法相關案件分工問題的批復》 （十二）《中華人民共和國知識產權海關保護條例》 第四條  本指上旨在為律師從事商標法律服務業務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經驗、豐富及完善各項業務操守。 第五條  本律師協會在處理本會會員執業經律和糾紛案件時，涉及專利法律業務的案件，參照本指引。 第二章  專利非訴訟法律業務 第六條  專利非訴訟業務主要包括，但不限于： 各類國內、涉外專利申請；專利申請的復審、專利權無效宣告；專利轉達讓及實施許可；提供專利保護整體戰略規劃分析，侵權判定分析等法律資詢。 第七條  律師代理各類專利申請業務 律師代理此項業務，主要是負責辦理申請專利的各種手續，其責任在于將發明創造的有關事實正確地按照法律的要求將其表述出來。提出專利申請必須迅速及時，在任何情況下，都應當注意法定期限限制。同時亦應當做好如下工作： （一）國內申請： 1、          專利代理律師從事該項業務的一般程序： 1）          提供專利申請咨詢，對客戶專利性進行分析； 2）          簽訂委托代理合同及專利代理委托書； 3）          發出律師費用報價及支付代理費用； 4）          整理客戶遞交的技術交底材料； 5）          代理人撰寫申請文件，申請人審閱申請文件； 6）          向專利局遞交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人； 7）          經過專利局審批，收到授權決定后通知申請人登記手續； 8）          領取專利證書，并通知專利梭按時繳納年費，轉送專利局文件。 2、          受理機關：  位于北京的國務院專利行政部門，即國家知識產權局負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。 如申請港、澳、臺專利，應單獨向港、澳、臺地區知識產權署（智慧財產局）辦理。 3、理辦理途徑： 1）國內的申請人辦理各種專利申請事宜有兩途徑：一是可以委托專利代理機構辦理；二是可以自己直接向國家知識產權局提出申請。 2）外國人或外國企業在中國辦理專利申請和其他專利事務，應當委托國務院專利行政部門指定的專利代理機構辦理，但在中國有經常居所或營業所的外國人或外國企業除非。 4、提交有關文件。 1）應按照《專利法》及其實施細則規定的內容、式樣、文字、書寫方式和其他有關規定的要求，填寫專利申請書、說明書、說明書摘要有權利要求書，提供處觀設計的圖片或照片等文件； 2）如委托代理機構的，還需要提交《專利代理委托書》。 5、及依法請求專利局審查專利申請。專利審查的目的在于，確定專利申請是否條例《專利法》規定的形式要件和實質要件，從而決定是否批準授予專利權。律師應當在法律規定的期限內，請求專利局對專利申請進行實質審查，以免逾期造成被動。 （二）國外申請： 1、從事該項業務的主體是國家知識產權局指定的涉外代理機構的專利代理律師。根據我國專利法規定，將在國內完成的發明創造向國外申請專利的，應當道先在中國國內申請專利。 2、辦理途徑： 專利代理律師可通過兩種途徑為申請人辦理向國外申請專利業務，一種通過巴黎公約途徑；另一種是通過PCT國際申請途徑。 3、申請國外專利應提供的文件和資料 1）、申請國外專利指令信，該指令信應詳細寫明：申請人的名稱（姓名）和地址；發明人的姓名和地址；指明申請專利的種類；擬提出申請的國家或地區；曾在國外申請專利的情況；是否要求優先權；委托人的聯電話、地址等。    2）、該國內專利申請的請求書復印件；    3）該國內專利申請受理通知書復印件；    4）該國內專利申請的文件；    5）現有技術資料，指就申請人所知的與發明相關的專利文獻、科技文獻、外國專利局的檢索報告或審查結果；    6）國外代理人委托書；    7）國外專申請表。 第八條  專利申請的復審、專利權的無效宣告業務 （一）專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向專利復審委員會請求復審，律師在專利申請復審程序中，應當為當事人做好如下工作： 1、提交專利復審請求書，說明理由，必要時還應當附具有關證據； 2、為當事人提出復審請求時或針對專利復審委員會的復審通知書作出簽名冊復時，可以根據實際需要修改專利申請文件，但修改公限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。 3、針對專利復審委員會的復審通知，要在指定的期限內陳述意見，否則復審請求視為撤回。 （二）自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為專利權授予不符合專利法之規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。律師應識識到代理無效宣告請求人及專利權人應從不同角度采取相應對策： 1、代理無效宣告請求人 1）分析被請求無效宣告專利情況； 2）檢索相關文獻，收集證明其無效的證據； 3）提交無效宣告請求書、授權委托書及說明無效理由； 4）在專利復審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請之日起1個月內提交補充證據及增加無效理由； 5）參加口審。 2、代理專利權人 1）比較分析請求人提供的證據中所涵概的技術特征與專利權人專利技術的異同，檢索文獻，收集證據； 2）在指定期限內陳述意見； 3）發明或實用新型專利，可根據實際需要修改權利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍； 4）參加口審。 第九條  專利申請權轉讓、專利權轉讓合同及專利實施許可合同 （一）律師代理專利申請權轉讓、專利權轉讓合同談判及起草應注意以下要領： 1、確認轉讓方是否有主體資格； 2、明確發明創造實施和轉讓情況及其后果； 3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；明確專利利權被宣告無校的理由及其法律后果； （二）律師代理專利實施許可合同，應當注意： 1、選擇專利實施許可的種類； 2、明確專利實施許可的種類； 3、明確專利權終止和被宣告無效的法律責任； 4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權利義務。 第十條   為企業、專利申請人提供其他專利法律顧問服務 （一）專利保護整體戰略規劃 1、確定企業生產技術成果可申請專利的領域； 2、為企業分析同行業的專利技術成果，以排除該企業生產技術發展與同領域其他企來專利的沖突； 3、幫助企業建立專利法務部，實現專利保護由專業、專門人員管理的體制； 4、幫助企業建立自身的專利數據庫； 5、定期為企業技術人員提供培訓服務，提高專利意識。 6、協助企業設立專利申請獎勵機制。 （二）提供侵權判定分析，幫助企業確定技術發展的正確方向； （三）幫助發明人判定申請專利的可行性及提供價值分析。 第三章   專利民事訴訟法律業務 第十一條   律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權糾紛案件；專利申請權、專利權權屬糾紛案件；轉讓專利申請權、轉讓專利權合同糾紛案件；專利實施許可使用費糾紛案；發明專利申請公布后、專利權授予前使用費糾紛案件。 第十二條   專利侵權案件： 在專利有效期內，非法侵犯專利權人依法所享有的專利權利的行為。 《專利法》規定，專利權被授予以后，除法律另有規定的以處，未經專利權人許可，以生產經營為目產，制造、使用、銷售、進口其發明或實用新型專利產品，或使用其專利方法以及使用、銷售、進口依該方法直接獲得的產品，或制造、銷售、進口外觀設計專利產品的行為都屬于侵犯專利權的行為。 （一）專利侵權行為應同時具備以下幾個條件： 1、有被侵犯的有效的專利權存在； 2、在《專利法》所述侵權行為； 3、施專利侵權行為的損害結果客觀存在； 4、以生產經營為目的； 5、未經專利權人許可； 6、專利侵權人主觀上必須有過錯。 （二）作為原告代理律師 1、客戶專利權受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應從以下幾六方面進行訴前分析： 1）本案是否屬于人民法院受理范圍； 請參照《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第1條規定。 2）審查當事人是否適格； - 審查原告是否是專利權人或利害關系人； - 審查是個人發明創造還是職務關明創造； -審查是否屬合作完成的發明創造，委托完成的發明創造，確定能否單個起訴，或需要共同作為原告。 3）審查專利目前的法律狀態，確定專利保護范圍； 4）本案應由何地人民法院管轄； 專利糾紛一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。 5）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由； 侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續，在該專利保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。 6）本案證據是否符合立案要求； 2、確定訴訟請求 1）停止侵害（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件） 2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權行為對專利權人的信譽造成損害的案件） 3）賠償損失（適用于侵權并造成損害的案件） 3、收集和審查證據，包括： 1）證明原告專利權存在的證據，其中包括必須收集并提供專利證書； -最近一年繳納專利年費的收據； - 專利公告； - 發明及實用新型專利說明書，外觀設計專利圖片； - 實用新型專利需提供專利檢索報告。 2）證明被告侵權事實的證據，其中包括但不限于購買侵權產品，并提供統一專用發票，以證明侵權產品落入專利權人專利保護范圍；收集相關網頁、廣告、雜志及報刊等相關資料，以證明被告侵權行為存在。 3）證明原告所花費用及損失的存在與數額 -費用：包括調查、制止侵權所支付的合理費用； -損失：采取以下三種方式計算： -以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損件作為損失賠償額； -以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤作為損失賠償額； -根據情節參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。 4、訴前禁令、財產保全、證據保全措施： 從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據角度來看，訴前申請采取責令停止侵權行為、證據保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》 5、申請保全的證據、財產包括： 1）關于被告侵權行為的證據； 2）關于被告獲利情況的證據； 3）查封、扣押、凍結相關財產。 （三）作為被告代理律師 1、作為被告代理律師參于訴訟，應當從以下幾個方面著手考慮： 1）本案是否屬于人民法院受理范圍； 2）審查當事人是否適格； 3）本案應由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權異議； 4）是否超過訴訟時效； 5）對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷； 6）被告侵權的證據情況及數量，并結合證據對原告專利的穩定情作初步分析； 7）被告行為的法律性質后果； 8）在綜合以上分析的基礎上，收集相關證據，考慮向國家專利復審委員會提出專利權無效宣告請求，以便在訴訟中申請法院中止案件審理。 2、作為被告律師應從以下幾方面進行抗辯： 1）以原告濫用保護期限抗辯； -原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態”； -原告專利已被中國專利局撤辯； -原告專利已經被專利復審委員會宣告無效； -原告專利不符合專利性條件或其它法律規定，應當被宣告無效，具被告已向專利復審委員會提出無效宣告請求并被授理。 2）以被告不侵權進行抗辯 -被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要主對應必要技術特征； -被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要求對應必要技術特片相比，有一項或一項以上的技術特征有本質區別； -屬于個人（不包括單位）非經營目的的制造、使用行為； 3）以該行為不視為侵權進行抗辯 -專利權用盡； -先用權； 臨時過境； 科學研究與實驗性使用 4）以原告專利為已有技術抗辯 -僅適用于等同專利侵權，不適用于相同專利侵權的情況； 證明該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者專利為該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案 5）以合同抗辯 -以被告實施的技術是通過技術轉讓合同從第三人處合法取得為由進行侵權抗辯，該抗辯不屬于對抗侵權的理由，只是承擔侵權責任的抗辯理由； -技術轉達讓合同的受讓方被訴侵權，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉讓方先承擔侵權責任感，而受讓方承擔一般連帶責任。 6）以訴認時效抗辯 -專利侵權訴訟時效為二年，自專利梭或利害關系人知道或應當知道侵權行為之日起計算，代理律師可以提出專利權人行使超過訴訟時效的抗辯。 7）以損害不存在或數額計算沒有依據為由進行抗辯 -原告銷量減少計算不正確； -被告所獲的利潤計算不正確； -損失的講算方式不正確； -原告所依據的專利實施許可費用不合理。 第十三條  專利申請權、專利權權屬糾紛案件 （一）專利申請權糾紛案，即主要關于是職務發明創造還是非職務發明創造；關于住是發明人或設計人；關于合作完成或接受委托完成的發明創造，誰有權申請專利。專利權權屬糾紛案，即在授予專利后，當事人就誰該是發明創造的真正權利人而發生爭議。 （二）律師代理此類案件，除應把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應注意以下幾點： 1、區分職務發明與非職務發明； 2、區分合作開發合同當事人與共同發明人； 3、依合同約定情況下的權利歸屬與依實際合作形成的權利共有。 第十四條  轉讓專利申請權、轉讓專利權、專利實施許可合同糾紛案件律師代理此類案件，除參照民事合糾紛的程序及處理方式之外，可參《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 第十五條  發明專利公布的，專利授予前的使用權用費糾紛 我國專利法對發明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應明確在發明專利申請公開后至獲得專利權以前，申請人可要求實施其發明的單位和個人支付適當的費用，但無權要求使用人停止使用其發明技術，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據此提起訴訟，一般是等待發明專利權授予后，與專利侵權糾紛一并解決。 第十六條  關于和解：律師代理專利民事訴訟案件，應考慮是否雙方能達成和解。做好如下工作： （一）作為控方律師： 1、充分了解侵權方的狀況，并據此分析和解成功的可能性及侵權方支付賠償款的能力； 2、按照訴訟要求，收集好侵權證據； 3、依據現有立法及實踐經驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權方和解時的最高價位及最抵價位； 4、準備好談判不成功后的下一步方案。 （二）作為被控律師 1、與被控方進行充分溝通，并對被控方實際是滯存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷； 2、積極與控方進行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關侵權的證據情況及數量； 3、判斷被控方行為的法律性質及后果； 4、準備控方不接受和解的下步方案。 第四章與行政機關的關的專利法律業務 第一節專利行政調解及查處 第十七條  律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調解： （一）專利申請權和專權歸屬糾紛； （二）發明人、設計人資格糾紛； （三）職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛； （四）在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛。 第十八條  律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。 第十九條  行政調處的專利管理機關的特殊性 特指由省、自治區、直轄市人民政府設立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。 第二十條  行政調處管轄 由被請求人和侵權行為地（侵權行為實施地和侵權行為結果地）的市級以上專利管理機關管轄。 第二十一條  律師代理行政調處案件，應做好如下工作： （一）提交專利糾紛調解申請書或專利侵權糾紛處理請求書； （二）收集被請求人專利侵權的相關證據。（具本可參照專利侵權訴訟證據內容的規定）； （三）作好如果不能達成行政調解或對專利管理機關作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準備工作。 第二節專利行政訴訟法律業務 第二十二條  律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類： （一）以中國國家知識產權局為被告，其中主要包括，但不限于 1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛； 2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權被視為放棄或被終止不服的糾紛； 3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認其優先權不服的糾紛； 4、認為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權益的糾紛。 （二）以專利復審委員會為被告，主要包括，但不限于 1、對維持駁回申請復審決定不服的糾紛； 2、對專利權無效宣告請求決不定期不服的案件。 （三）以地方專利管理機關為被告 僅對冒充專利行為依職權進處罰不服可提起行政訴訟，而地方專得管理機關的其他調處決定不服的，只可以向人民法院提起民事訴訟。 第二十三條   專利行政訴訟案件管轄法院 凡以中國國家知識關權和專利復審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。 對于以地方專利管理機關為被告的專利行政訴訟案年，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權的中級人民法院管轄。 第二十四條   專利行政訴訟案件證據 律師代理該項業務，可以參照最高人民法院《關于行政訴訟證據若干問題的規定》，但應當注意專利行政訴特殊的證據規則： 專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據中最具有證明力的應為書證，主要為各種專利文獻。專利代理律師應在收集，檢索國內外各種相關專利文獻的基礎上，分析其中主要技術特征，以支持自己的主張。 第三節專利海關備案及保護法律業務   第二十五條  權利人要求海關對其與進出境貨物有關的知識產權實施保護的，應當將其知識產權向海關備案，可委托律師事務所及專利代理機構代為申請，亦可自己真接提出備案申請。 第二十六條  專利海關備案管轄機關 專利權人應當向海關總署提出申請，具體提交文件至海關總署政策法規司知識產權保護處。 第二十七條  律師為專利權人辦理專利海關備案業務，應提交以下文件： （一）專利權利證明： 1、專利證書的復印件（申請外觀設計備案的，還應提交專利公告附圖）； 2、中國專利局所具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據的復印件（限專利證書的簽發日期距申請備案日期一年以上的）； （二）申請人身份證明： 加蓋工商管理部門確認的營業執照復?。ㄏ蘧硟裙ど唐髽I）；或者公司登記文件復印件或者當地政府出具的證明（限境外工商企業）；或者申請人身份證件復印件（限專利權人為自然人）； （三）代理授權委托書： （四）代理人身份證明：加蓋工商管理部門確認章的營業執照復印件（限境內工商企業）；或者設立律師事務所的批準文件； （五）專利海關備案申請書。 第二十八條  海關根據《知識產權海關保護條例》對懷疑的進出口貨物侵犯專利權的貨物采取扣留的行政行為，該程序也可以基于當事人的請求進行。 第二十九條  律師代理專利權海關保護案件注意事項： （一）專利權海關保護既可以基于專利進行了海關保護備案登記而進行，也可以基于權利人向出口貨物所在地海關投訴而進行。 （二）作為投訴方，應向海關提供被扣留貨物等值的擔保，被扣留貨物一方也可以提供相慶擔保以使其貨物得到海關放行。 第五章  專利刑事訴法律業務 第三十條  專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，據專利法的規定，假冒他人專利行為情節嚴重的，構成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、換拘役或罰金。 第三十一條  律師師處理此項業務時應注意如下幾個方面： （一）假冒他人專利行為主要是： 1、行為人在自己的產品上標明是他人的專利產品，或直接標明他人專利的專利號、專利標記、或者在廣告中宣傳自己生產和推售的產品是他人的專利產品； 2、行為人通過不正當手段騙取到他人的專利證書，將自己生產的產品冒充該專利產品，到商業部門推銷，在產品上雖然未注明是他人的專利產品，但商業部門憑著專利證書，將該產品當作他人的專利產品宣傳、出售。 （二）實踐中應劃清的幾個界限： 1、仿制專利產品不屬于假冒他人專利； 2、未經專利權人同意，許可或委托他人實施專利，不屬于假冒他人專利； （三）“情節嚴重”的界定： 假冒他人專利只有達到情節嚴重，才構成刑事犯罪，具本指因假冒他人專利而給專利權人的權益造成嚴重損害，嚴重干擾專利管理秩序或給社會造成嚴重后果、造成惡劣影響的情況。 第六章  附則 第三十二條   本指引適用于律師辦理專利法律業務，本指引由省律師協會知識產權專業委員會負責解釋。 第三十三條   本指引與法律、法規、司法解釋等相關法律規定有沖突或不符時，以法律、法規、司法解釋等相關法律規定為準。 第三十四條   本指引自公布之日起實施。